La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) aplica una política muy diferente a la de la Oficina de Propiedad Intelectual (IPO) del Reino Unido y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en lo que respecta al uso de marcas. Es importante que los solicitantes no estadounidenses sean conscientes de esta diferencia antes de presentar una solicitud de marca comercial en los EE. UU.
Al solicitar una marca estadounidense, un elemento clave a tener en cuenta es la base de "uso" sobre la que presenta la solicitud. Las marcas comerciales que ya están en uso en los EE. UU. Reciben un tratamiento procesal diferente al de las marcas comerciales que aún no se han usado en los EE. UU.
Donde la marca está 'en uso'
Si la marca ya está en uso en los EE. UU., Debe presentar una 'Solicitud de uso' junto con una declaración de que la marca está en uso en el comercio. Al mismo tiempo, debe indicar la fecha en que la marca se usó por primera vez en cualquier parte del mundo, así como la fecha en que se usó por primera vez en EE. UU. La solicitud debe estar respaldada por una muestra de la marca tal como se usa 'en el comercio' (esta es la expresión que se usa en todas las regulaciones, y es lo que se quiere decir cuando se habla de 'uso' en el resto de este artículo). Estos obstáculos adicionales indudablemente hacen que sea más engorroso presentar solicitudes en los EE. UU.
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Donde hay 'intención de usar' la marca
Si la marca aún no se utiliza en los EE. UU., La solicitud se presentará según la intención de uso. Al mismo tiempo, se presentará una declaración de buena fe de la intención de utilizar la marca.
Debe utilizar la marca antes de que la USPTO la registre, y el tiempo comienza a correr tan pronto como presente su solicitud. Hay dos ventanas de oportunidad para notificar a la USPTO que ha comenzado a utilizar la marca comercial.
Ventana 1: antes de que la marca sea aprobada para su publicación en el Boletín Oficial
Se presenta un formulario de alegación de uso que acredita su uso de la marca y proporciona una muestra de la marca en uso, junto con una tarifa (de $ 100) por clase de marca comercial.
Ventana 2: Después de que la USPTO emite el Aviso de asignación (una notificación por escrito del abogado examinador de la USPTO que aprueba la marca)
Si ha comenzado a usar la marca en el momento en que la USPTO emite el Aviso de concesión, debe presentar un formulario de Declaración de uso junto con las tarifas requeridas y siempre que lo haga dentro de los 6 meses estipulados desde que la USPTO emitió la Notificación de concesión, que es el final del asunto.
Sin embargo, si aún no ha comenzado a utilizar la marca, debe solicitar una prórroga para presentar su formulario de declaración de uso; de lo contrario, su solicitud de marca se considerará abandonada. Solicitar una extensión de tiempo para presentar una declaración de uso le dará 6 meses adicionales para presentar una declaración de uso. Esto se puede renovar siguiendo el mismo procedimiento cada 6 meses hasta un máximo de 36 meses.
Para evitar el tiempo y los gastos de las continuas extensiones de renovación, está motivado a asegurarse de que la marca se utilice lo antes posible. Esto no debería disuadirle de solicitar una marca antes de que se utilice, porque a pesar de las obligaciones algo onerosas, es esencial asegurarse de que sus marcas estén protegidas lo antes posible, lo que siempre es ideal antes de que se utilicen en comercio. Si tuviera que esperar hasta estar listo para utilizar su marca comercial antes de presentar una solicitud para registrarla, correría el riesgo de que un competidor utilizara la misma marca comercial y, por lo tanto, debilitaría sus derechos sobre la marca en el mercado y su capacidad para registrar la marca.
Una alternativa a la presentación de una marca directamente en los EE. UU. Es presentar una solicitud del Protocolo de Madrid. Se trata de un sistema internacional mediante el cual puede solicitar protección de marca comercial en una selección de países participantes en todo el mundo, bajo una sola solicitud. La solicitud se basa en una solicitud nacional, por ejemplo, una marca comercial del Reino Unido. Designa a los EE. UU. Como un área en la que extender la protección de su marca.
Una solicitud de Madrid que designe a los EE. UU. Puede ofrecer ventajas sobre una solicitud directa de los EE. UU., Como por ejemplo para la redacción de las clasificaciones (fines para los que está registrando la marca). Mientras que una solicitud de marca comercial directa de los EE. UU. Estará dentro de los estrictos requisitos del sistema de clasificación de la USPTO y, en teoría, estos requisitos se aplican equitativamente a las solicitudes del Protocolo de Madrid, en la práctica el solicitante de Madrid puede salirse con la suya con clasificaciones más amplias.
En la práctica, parece que la solicitud del Protocolo de Madrid es más deseable para un solicitante del Reino Unido, y si también se desea protección en algunos otros países, una solicitud del Protocolo de Madrid sería más rentable que presentar una solicitud directa en los Estados Unidos.
Mantenimiento
Los requisitos de mantenimiento son algo a lo que un solicitante extranjero debe prestar especial atención una vez que tenga una marca registrada en los EE. UU. Y, en particular, el requisito de presentar una Declaración de uso de la marca antes del sexto año de la fecha de registro de la marca. Una empresa con una gran cartera de marcas tendrá que vigilar cuidadosamente los plazos de cada marca para mantener su cartera de registros y evitar perder un registro o que terceros cuestionen su validez.
Pensamientos concluyentes
Estados Unidos presenta un desafío para los solicitantes extranjeros en términos de sus numerosos requisitos de procedimiento que les resultarán desconocidos. Dado que es un mercado clave para la mayoría de las empresas internacionales, si se está embarcando en solicitudes de EE. UU. O revisando una cartera de marcas comerciales existente , la experiencia profesional es esencial para garantizar que sus marcas reciban la protección que necesitan en los EE. UU.
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